案例1

将小说改编成游戏作品的侵权认定

上海玄霆娱乐信息科技有限公司与成都吉乾科技有限公司等侵害著作权纠纷案

案件信息

案号：徐州中院（2016）苏03民初369号

江苏高院（2018）苏民终1164号

原告：上海玄霆娱乐信息科技有限公司

被告：成都吉乾科技有限公司、四三九九网络股份有限公司

裁判要旨

电子游戏与小说是不同的作品表达方式，在涉及被控侵权游戏作品是否根据他人小说改编的著作权纠纷中，判断二者是否构成实质性相似时，不能仅以其使用涉案小说独创性内容文字数量的比重为标准，应综合判断其是否使用了小说中独创性表达的人物、人物关系、技能、故事情节等元素，并考虑该游戏所利用的小说中独创性内容在该游戏中所占比重。在判断该比重时，可以通过对游戏资源库文件反编译后，提取其中的内容与涉案小说的内容进行比对，以辅助确定游戏是否使用了文字作品有关独创性的内容。

基本案情

《斗罗大陆》系张威创作的奇幻小说，2008年12月首发于“起点中文网”。2009年6月5日，张威与玄霆公司签订《游戏改编权转让协议》，将涉案《斗罗大陆》文学作品在全球范围内的游戏改编权永久独家转让于玄霆公司。

《斗罗大陆外传：神界传说》系其2015年3月创作的《斗罗大陆》外传系列。2015年3月19日，张威将《斗罗大陆：神界传说》在全球范围内的独家游戏改编权授权思路公司，授权期限为2015年3月19日至2020年3月15日。同日，思路公司将上述权利授权给哆可梦公司。2016年1月1日，哆可梦公司向吉乾公司出具授权书，将其拥有的《斗罗大陆：神界传说》改编开发成手机游戏的权利、小说作品元素使用权授权吉乾公司行使，吉乾公司有权进行该手机游戏的开发、运营、推广。

斗罗大陆（神界篇）游戏软件[简称：斗罗大陆（神界篇）]v1.0的所有权人为哆可梦公司，登记号为2015SR131087，证书编号为软著登字第1018173号，开发完成日为2014年5月20日，登记日为2015年7月27日。新斗罗大陆（神界篇）游戏软件[简称：新斗罗大陆（神界篇）]v2.0的所有权人为吉乾公司，登记号为2015SR21691，证书编号为软著登字第1118777号，开发完成日为2015年6月20日，登记日为2015年11月25日。新斗罗大陆（神界篇）游戏系在原游戏基础上进行了增加开放龙神传说、开放红包功能、开放暗器功能等方面的调整。玄霆公司认为吉乾公司、四三九九公司未经许可，侵害了其对涉案《斗罗大陆》作品的改编权，向法院提起诉讼，请求判令停止侵权，赔偿经济损失2000万元，一审法院判决吉乾公司赔偿500万元。吉乾公司不服，提起上诉。

法院认为

改编是在原作品的基础上，通过改变作品的用途或形式，对原作品中独创性的表达进行再创作而创作出的新作品；改编已有作品，其著作权由改编权人享有，但行使著作权时，不得侵害原作品的著作权。改编作品应满足两个构成要件：第一，改编行为必须使用原作品中独创性的表达；第二，改编行为需对原作品进行独创性改变而创作出新作品，新作品具有相同或不同的表达方式。小说是以文字形式表现的作品，通常是在特定的人物形象、特定的人物关系设置的基础上，与人物融合的情节安排相搭配，并将人物关系以及人物融合的情节安排以一定的逻辑连贯、编排而呈现故事发展的整体。电子游戏是人机交互的游戏，其构成包括游戏引擎和游戏资源库。游戏引擎是为运行某一类游戏的机器而设计，能够被机器识别的代码集合；游戏资源是指游戏中各种素材的集合，包括图像、文字、声音、音乐、动画等，为最终呈现在玩家面前的效果所用。游戏引擎则是按游戏设计的规则调用这些资源。在游戏软件运行过程中，玩家通过控制游戏设定的角色，按照游戏设定的规则进行操作，逐渐在界面上呈现出由人物角色、人物关系、技能等元素融合预设的故事情节。电子游戏与小说是不同的表达方式，判断二者是否构成实质性相似时，应综合判断其是否使用了小说中独创性表达的人物、人物关系、故事情节等元素，还要考虑该游戏所利用的小说中独创性的内容在该游戏中的所占比重。

吉乾公司侵害了涉案《斗罗大陆》小说改编权。首先，涉案《斗罗大陆》小说中人物和魂兽角色，被涉案作品作者赋予了特定性格，融入了特定人物关系，带入了特定故事情节，贯穿整个作品始终，出现频率非常高，对于作品来说具有重要影响。人物角色、魂兽角色、技能方面元素以及其结合的人物关系、魂兽关系、故事情节等，反映了作者精心的取舍、选择、安排和设计，体现了作者的艺术品位和风格，吸引了众多读者，因而属于涉案《斗罗大陆》小说独创性的基本表达，应受著作权法所保护。其次，被诉游戏与涉案《斗罗大陆》作品构成实质性相似。其一，涉案游戏属于大型游戏，体量较大，仅公证涉案游戏17章，即用时十个工作日，如对所有章节进行公证，玄霆公司需要支出巨大成本，且对玩家也有较高要求，无疑增加了权利人举证难度和维权成本，有违公平、效率原则。其二，涉案游戏与涉案《斗罗大陆》小说二者表达方式不同，不能仅以其使用涉案《斗罗大陆》小说文字数量来判断二者是否构成实质性相似。涉案《斗罗大陆》实体书共有十二册，约264万文字。但考虑到游戏软件通常包含游戏资源库，故在判断被诉游戏使用的比重时，可以通过对游戏资源库文件进行反编译后，提取其中的内容与涉案小说的内容进行比对，以辅助确定游戏是否使用了文字作品的有关内容。通过对涉案游戏资源库文件夹中的文件反编译后发现，被诉游戏中人物和魂兽名称与涉案《斗罗大陆》小说中的人物和魂兽名称完全相同；技能与涉案小说基本相一致；故事情节与涉案小说基本相同，情节发展的先后顺序亦相同。据此，根据高度盖然性的证明标准，可以认定被诉游戏大量使用了涉案《斗罗大陆》小说中人物和魂兽名称、人物关系、技能和故事情节等元素，与涉案《斗罗大陆》小说构成实质性相似。其三，《斗罗大陆外传：神界传说》与涉案小说在人物名称、关系、技能方面确有部分重合，但《斗罗大陆外传：神界传说》讲述的是史莱克七怪飞升为神后在神界发生的故事，而《斗罗大陆》讲述的是史莱克七怪在斗罗大陆相识相知，战胜一切困难，从魂师逐步成长为封号斗罗，并最终战胜武魂殿的故事，二者在故事情节方面存在明显不同。被诉侵权游戏的主线副本前17章除前序、第1章、第5章少量涉及《斗罗大陆外传：神界传说》的内容外，大量使用了涉案《斗罗大陆》小说中独创性的内容。故吉乾公司关于其获得《斗罗大陆外传：神界传说》移动游戏改编权，不侵害涉案《斗罗大陆》作品的游戏改编权的主张，不能成立。

综上，法院认定吉乾公司未经玄霆公司许可开发涉案游戏，侵害了玄霆公司享有的对涉案作品的改编权，遂判决吉乾公司赔偿玄霆公司损失及合理费用共计500万元。

典型意义

案例2

首例判决确定我国企业使用外国标准必要专利使用费率案

华为技术有限公司等与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷案

案件信息

案号：南京市中级人民法院（2018）苏01民初232、233、234号

原告：华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司

被告：康文森无线许可有限公司

裁判要旨

标准必要专利的实施者和利害关系人有权针对相关标准必要专利在中国提起确认不侵害专利权及确定标准必要专利使用费率之诉。在确定标准必要专利使用费率的过程中，要对业界标准必要专利使用费率的测算方法和当事人选择的测算方法充分分析，并结合具体案情恰当选择。本案根据具体案情在国内首次采用自上而下法，用中国累积费率除以各自标准项下的中国标准必要专利总族数，得出各标准项下单模移动终端产品中国单族标准必要专利的基准费率。

基本案情

2017年7月，康文森无线许可有限公司（以下简称康文森公司）以欧洲专利为客体，在英国法院起诉华为技术有限公司（以下简称华为公司）及其英国关联公司，要求裁定其享有的包括中国在内的全球专利包针对华为公司的标准必要专利许可费率。

华为公司认为，华为公司的终端产品的主要制造地和销售市场都在中国，故华为公司及其中国关联公司于2018年1月向江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中院）提起确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷三案诉讼。原告诉称，被告无视华为公司的终端产品的主要制造地和销售市场都在中国的事实，怠于针对其中国专利在中国行使诉权的行为，导致原告制造、销售、许诺销售华为移动终端产品的行为是否存在侵权处于不明确状态。同时，康文森公司的涉案专利权大多已被原专利复审委员会宣告全部无效且基本不属于3GPP技术标准的标准必要专利，康文森公司未能遵从其FRAND义务，提供足够的信息，使原告无法判断被告所声称的标准必要专利的价值。因此，原告向南京中院提起诉讼，请求判令确认原告在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害被告的涉案专利权；并请求就被告所有以及有权作出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为原告所实际实施的全部中国必要专利，判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对原告产品的许可条件，包括费率。被告康文森公司辩称，确认不侵犯专利权之诉与标准必要专利使用费之诉是两个没有关联的诉，不应当在一个案件中审理；三案中确认不侵权之诉所涉及的专利，目前暂时被原专利复审委员会认定为无效，法院应当驳回原告的起诉；原告提交的相关报告和补充报告没有事实依据。同时，康文森公司主张采用相似许可比较法来计算标准必要专利的许可费率，比如对于无线通信终端产品其主张的许可费率应当是:2G手机为0.032%、3G多模手机为0.181%、4G多模手机是0.13%。

康文森公司曾致函华为公司，提供了其主张的标准必要专利清单，该清单中包括了其在中国申请的现行有效的10族11件专利。在南京中院审理过程中，双方当事人一致确认在三案中要求确认专利实施许可条件的专利增加4族4件发明专利。综上，三案涉及的要求确认专利实施许可条件的专利共14族15件，专利权人均为康文森公司。上述15件专利中，已被专利复审委员会、专利局复审和无效审查部宣告全部无效了8件。故法院只对目前处于有效或者部分有效状态的7件专利是否属于标准必要专利进行判定。

法院认为

一、原告有权提起本案诉讼。本案中，华为公司与涉案专利许可具有法律上利害关系，因为被告怠于在中国以诉讼形式行使其专利权，而采用请求国外法庭裁判全球费率的方式，有意规避中国司法机关对行为人实施中国专利是否可能造成侵权的司法审查，对包括本案原告在内的实施者和利害关系人各自行为造成了巨大的不确定性。本案原告寻求将这种不确定性通过司法确认和裁判转化为确定或稳定的法律状态，原告具有诉的利益，即针对原告请求事项和特定当事人作出本案判决存在必要性及实效性。因此，原告是三案适格的当事人，具备我国民事诉讼法规定的原告主体资格。

二、原告请求确认涉案三件样本专利不侵权的诉讼请求已无必要。由于三案所涉的3件样本专利，目前均被专利复审委员会、专利局复审和无效审查部宣告无效。因此，对原告请求确认不侵权已无必要，故对该诉讼请求不予支持。

三、现存7件有效专利与3GPP标准技术比对结果。3GPP组织要求相关的标准必要专利遵从于各组织伙伴的知识产权政策。3GPP各组织伙伴的知识产权政策都是以FRAND为基础，在实践中，几乎所有的3GPP标准的技术贡献者都选择通过向ETSI声明标准必要专利的方式来进行知识产权政策的遵从。本案涉案专利也是通过ETSI进行标准必要性声明的。ETSI虽然是一个欧洲的标准化组织，但由于其声明的标准必要专利是与3GPP标准直接相关的，而3GPP标准已经在全球被广泛使用，因此各国法庭也都在判例中认可ETSI的知识产权政策对标准必要专利声明人的约束力。在具体实践中认定某一专利是否为标准必要专利时，需要把专利的权利要求和标准规范比较，如果权利要求的每个技术特征都可以在标准规范中找到对应，该权利要求则为“标准必要”。如权利要求有任何一个技术特征不能在标准规范中找到对应，该权利要求则为“非标准必要”。如果某一专利的所有独立权利要求都属于非标准必要，该专利则被视为非标准必要。经技术比对，本案涉案7件专利的涉案专利权利要求与 3GPP 对应的标准技术的比对结果为：专利ZL200380102135.9“用于为组播内容提供选择分集的系统和方法”的权利要求16和31属于3GPP标准下，关于4G技术的标准必要专利，其余专利经与3GPP标准技术比对均为非标准必要专利。

四、本案并不具备适用可比协议法条件。被告证据中所涉专利包质量不具有可比性，本案中被告提供了石敏博士专家报告，该报告中以无线星球案判决结果作为本案费率计算的可比依据不合理。因为，被告在本案引用可比协议法的论证基础是康文森公司的专利包许可费率与无线星球案判决结果具有可比性，而前述可比性成立的必要前提是，本案所涉康文森专利包与无线星球专利包具有可比性，即二者的专利包质量大体相当。石敏博士通过引用第三方调查报告，认为诺基亚公司专利包的真实必要率（即真实必要专利与声明必要专利的比例）与爱立信公司的真实必要率相仿，就此推论康文森与无线星球两个专利包的质量大体相等是没有根据的，该报告无法支撑前述结论。具体理由是：其一，分包不同于整包。无线星球是从爱立信受让的专利包，康文森是从诺基亚受让的专利包，但是他们都不是整包购买，而只是购买了一部分的分包。其二，即使按照被告专家证人石敏博士的报告所述，诺基亚的标准必要率平均值为50.6%，即诺基亚的声明专利中有近一半是非真实标准必要的，这还没有计算大量的未声明专利。而根据本案查明的事实，被告康文森公司在本案中提出的包括15件专利的专利包，8件已被宣布全部无效，剩余的7件也只有1件是标准必要专利。由此可以看出，将诺基亚的平均标准必要率，直接适用到康文森的专利包上，是缺乏基础和条件的。特别是被告在本案的举证期限内，未能提供其认为可比的协议供法庭参照。

五、原告主张的自上而下法更适合本案。采用自上而下法，标准必要专利的中国费率的计算公式为：单族专利的中国费率＝标准在中国的行业累积费率×单族专利的贡献占比。中国4G/3G/2G行业累积费率为：中国4G标准行业累积费率区间为（3.93－5.24）%；中国3G标准行业累积费率为2.17%；中国2G标准行业累积费率为2.17%。在4G、3G、2G领域内，中国标准必要专利数量分别为2036、1218、517族。

综上，采用自上而下法对三案涉及的标准必要专利许可费率予以确认：单模2G或3G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0；单模4G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.00225%；多模2G/3G/4G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.0018%，并且原告仅需就一件专利技术方案（专利号：ZL200380102135.9）的4G移动终端产品向被告康文森公司按上述许可费率支付许可费。同时，法院明确：首先，许可专利为康文森公司所有以及有权做出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为华为公司所实际实施的全部中国必要专利；其次，许可产品为华为公司的移动终端产品，即手机和有蜂窝通信功能的平板电脑；再次，许可行为包括制造、销售、许诺销售、进口许可产品，以及在许可产品上使用许可专利。一审判决后，三案被告不服一审判决，向最高人民法院提起了上诉。二审中，经最高人民法院调解，双方达成全球一揽子和解。

典型意义

案例3

考虑惩罚性因素以法定赔偿最高限额确定赔偿数额

江苏联慧资源环境科技有限公司诉上海环境工程设计研究院有限公司等侵害发明专利权纠纷案

案件信息

案号：苏州中院（2015）苏中知民初字第00167号

江苏高院（2018）苏民终863号

原告：江苏联慧资源环境科技有限公司

被告：上海环境工程设计研究院有限公司、江苏永钢集团有限公司、张家港联泰科技有限公司

裁判要旨

对于专利侵权行为发生时法律尚未规定惩罚性赔偿制度的故意侵权行为，在适用法定赔偿方式时，可以根据侵权人主观恶意程度及侵权情节严重程度，考虑惩罚性因素，就高确定赔偿数额。

基本案情

江苏联慧资源环境科技有限公司（以下简称联慧公司）拥有独占实施“外部再生循环亚硫酸镁法烟气或废气的脱硫工艺”发明专利的权利。

2012年1月15日，因拓展需要，联慧公司与上海环境工程设计研究院有限公司（以下简称上海环境研究院）签订战略合作协议书，约定上海环境研究院经其许可可以使用涉案专利承接项目，协议期限至2015年1月14日。2012年6月，联慧公司、上海环境研究院与德龙钢铁有限公司签订相应技术协议。同年7月，上海环境研究院为德龙钢铁有限公司132㎡烧结机烟气脱硫系统工程签订总承包项目商务合同，约定工程由上海环境研究院采用联慧公司的“亚硫酸镁清液法”专利技术。

2014年11月，上海环境研究院分别与张家港联泰科技有限公司（以下简称张家港联泰公司）及其隶属的江苏永钢集团有限公司（以下简称江苏永钢公司）签订协议，约定上海环境研究院为后者供应、安装脱硫设备，并提供相应技术支持。2015年5月15日，联慧公司就上海环境研究院上述行为向江苏永钢公司发送告知函。

联慧公司认为，上海环境研究院私自与张家港联泰公司及其所隶属的江苏永钢公司签订合同，实施涉案专利技术，侵害其发明专利权，故向法院提起诉讼，要求上海环境研究院、张家港联泰公司等停止侵害涉案专利权的行为，拆除设备，赔偿经济损失270万元，支付维权律师费支出12.58万元。

法院认为

张家港联泰公司采用的脱硫方法落入联慧公司涉案专利权利要求的保护范围。虽然联慧公司与上海环境研究院在德龙钢铁有限公司发包的脱硫系统工程中有合作的前例，但并不意味着上海环境研究院已就涉案被控侵权项目中实施专利获得了专利权人的当然许可。同时，上海环境研究院辩称其向江苏永钢公司、张家港联泰公司提供的脱硫工艺系来自于公开技术及其改进，但未能就此提供证据支持。上海环境研究院作为涉案被控侵权项目脱硫技术及脱硫装置的提供方，理应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。联慧公司未有证据证明江苏永钢公司、张家港联泰公司在签订相关合同、协议及后续施工中知晓上海环境研究院提供的技术涉嫌专利侵权。在江苏永钢公司、张家港联泰公司就其所用脱硫方法说明合法来源、不知涉嫌侵权并提供较高对价的前提下，联慧公司对其所提诉请缺乏依据。

就上海环境研究院应承担的赔偿金额，法院认为，在联慧公司因侵权造成的损失、上海环境研究院的侵权获利难以直接计算的情形下，综合考量涉案专利的类型、侵权情节、案涉合同价款等因素，对上海环境研究院的赔偿金额依法予以酌定。具体而言，涉案专利系常用于重大化工项目配套环保设施方面的方法发明专利，案涉侵权项目合同及协议包括脱硫设备供应及相应的技术支持两块，合同总价款为1035万元且张家港联泰公司已实际支付6205000元。同时，在上海环境研究院与联慧公司存在多项合作的情形下，上海环境研究院私自与江苏永钢公司、张家港联泰公司就脱硫项目签订协议实施涉案专利，上海环境研究院在来往邮件中对侵权事宜亦有提及，可见上海环境研究院有明显的侵权故意。再者，法院现场勘验时涉案脱硫装置处于停运状态，相关接口被封闭，部分技术特征缺乏直接比对的条件，而上海环境研究院在掌握涉案脱硫装置相关技术资料的情况下拒不提供。综上，有理由相信上海环境研究院的侵权获利较高，其故意侵权且情节严重，故依法酌定其不低于法定赔偿最高额100万元的经济赔偿。此外，联慧公司就涉案侵权事宜在一审环节支出律师费125800元经查证属实，考虑本案性质、难度、代理工作量等因素，对此应予以支持。综上，法院判决上海环境研究院立即停止对联慧公司发明专利的侵权行为；赔偿联慧公司经济损失1000000元，支付联慧公司维权合理支出125800元。

典型意义

案例4

职务发明中“本职工作”“原单位分配的任务”的认定

海默科技（集团）股份有限公司与无锡洋湃科技有限公司专利权权属纠纷案

案件信息

案号：苏州中院（2018）苏05民初541号

江苏高院（2019）苏民终236号

原告：海默科技（集团）股份有限公司

被告：无锡洋湃科技有限公司

【裁判要旨】

专利法实施细则第十二条规定中的“本职工作”，通常是指个人基于其所担任的职务或从事的职业而应当自己完成的职责范围内的工作。“原单位分配的任务”应当是指原工作单位分配给员工的其本职工作以外的工作任务。“本职工作”“原单位分配的任务”通常不包括原单位已明确排除的研发项目。

基本案情

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称海默集团）成立于1994年，核心业务领域为多相流量计，相应的产品包括标准型多相流量计、总量计量多相流量计、短节型流量计、湿气流量计、低产油井测量装置、高性能油井测量装置等。海默集团设立有北京分公司研发部等多个研发机构。

无锡洋湃科技有限公司（以下简称洋湃公司）设立于2015年12月11日，主营业务为海洋工程装备；油气田井下探测计量设备的研发、销售；油气田技术服务等。2016年10月9日，洋湃公司向国家知识产权局提出名称为“一种测量多相流中气液两相各自流量的临界流喷嘴流量计”的实用新型专利申请，后被授权。专利申请号CN201621108266.9，授权公告日2017年4月19日，专利申请的发明人分别为陈继革、吴治永、徐斌。陈继革原为海默集团的发起人之一，曾任海默集团的副总裁兼首席技术官，负责海默集团生产优化与测试服务集团（简称PMG集团）技术中心的工作。2015年11月13日，陈继革办结离职手续。陈继革自海默集团离职后，作为发起人和股东（占50%股份）设立洋湃公司。徐斌曾于2013年9月入职海默集团北京分公司担任技术中心技术总监一职，于2016年1月26日离职，办理离职手续时工作交接事项中项目资料类内容为“探头小型化、FPGA变送器、DSP－DAU、一体化SP流量计、计数稳定性改进、变送器通讯程序、各类研发数据资料”。吴治永曾在海默集团兼职，兼职聘用期至2015年11月。诉讼中，吴治永出具书面声明，对申请人为洋湃公司的包括CN201610882309.7号在内的6项专利权放弃任何权利。

海默集团主张，涉案专利的发明人陈继革、徐斌的本职工作已经明确了临界流流量计的设计和计算模型，采用伽马射线探测器以及文丘里管的研究。请求法院确认名称为“一种测量多相流中气液两相各自流量的临界流喷嘴流量计”的实用新型专利（专利申请号CN201621108266.9）为海默集团所有。

法院认为

专利法实施细则第十二条规定中的“本职工作”，通常是指个人基于其所担任的职务或从事的职业而应当自己完成的职责范围内的工作。同时，根据条文的内容、顺序及其内在逻辑关系，该条规定中的“原单位分配的任务”应当是指原工作单位分配给员工的超出其本职工作范畴的工作任务。在此需要指出的是，本职工作或原单位分配的任务通常不包括原单位已明确排除的研发项目。就本案而言，涉案专利解决的是临界流这一特殊条件下多相流中气液各自流量的测量问题。实践中，通常避免临界流状况的出现。海默集团自成立后的核心业务即为针对通常条件下多相流量计产品的研发、生产。虽然海默集团技术人员在2004年编写了《孔板设计与计算指南》，但该指南中提及的临界流概念、临界流压力比、孔板测量公式等内容主要来源于公知文献，在洋湃公司提供的1993年8月实施的国家标准《流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的液体流量》中亦有类似内容。2009年在长庆油田项目中意外出现临界流状况时，海默集团通过借鉴临界流孔板相关公知技术，并结合实际情况临时解决突发问题。之后，其研究项目仍集中于通常条件下的多相流流量计量相关技术问题。结合海默集团关于临界流极为罕见，海默集团对此没有进行研发的相关陈述，可以认定涉案发明创造属于已被海默集团排除的研发项目。其次，涉案专利发明人陈继革等人本身具有较强的专业知识背景，且涉案专利侧重于临界流条件下两相流流量测量方面的理论性研究探索，结合本案具体案情，发明人陈继革等人在离职后一年内凭个人之力作出涉案发明创造亦具有一定合理性。基于以上因素的考量，根据本案现有证据，法院判决认定海默集团主张“一种测量多相流中气液两相各自流量的临界流喷嘴流量计”实用新型专利申请内容系发明人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务相关联依据不足，涉案专利不属于专利法规定的职务发明，专利权归属洋湃公司所有，遂判决驳回海默集团的诉讼请求。

典型意义

案例5

未注册驰名商标的保护

南社布兰兹有限公司与淮安市华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声贸易有限公司侵害商标权纠纷案

案件信息

案号：南京中院（2018）苏01民初3450号

原告：南社布兰兹有限公司

被告：淮安市华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声贸易有限公司

裁判要旨

1.对于相关公众广为知晓但因他人抢注而未能核准注册的商标，人民法院可以根据当事人请求，在商标侵权案件中结合该商标使用持续时间、宣传投入、范围、程度以及受保护记录等因素，依法认定为未注册驰名商标并予以保护。

2.行为人违反诚实信用原则，对于明知是他人未在中国注册的驰名商标，利用商标注册先申请原则，抢先申请注册或受让与该未注册驰名商标相同或近似的商标，并使用在相同或者类似商品上，获得不当利益，给权利人造成损害的，人民法院可以根据权利人请求，判决行为人停止使用并赔偿损失。

基本案情

原告南社布兰兹有限公司（以下简称南社布兰兹公司）系知名葡萄酒品牌“Penfolds”注册商标的权利人。上世纪90年代“Penfolds”葡萄酒进入中国后，南社布兰兹公司将“奔富”作为“Penfolds”葡萄酒的中文名称一直沿用至今。经过南社布兰兹公司长时间、大范围、持续地宣传、销售和推广，“奔富”葡萄酒获得了较高的知名度和影响力，被广大消费者所熟悉和认可。在葡萄酒商品上，“奔富”与“Penfolds”也逐渐形成了唯一对应的关系。《中国食品》《中华工商时报》等媒体将“奔富”作为“Penfolds”的中文翻译使用在宣传报道中，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）、工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）以及法院在相关裁定和判决中，曾多次认定“奔富”与“Penfolds” 具有对应性。

“奔富”商标积累了巨大的商业价值，导致案外人恶意抢注。2011年南社布兰兹公司申请注册“奔富”商标时，因与在先注册的商标近似，被商标局驳回申请。南社布兰兹公司不服提起行政诉讼，经过一审、二审和再审程序，最高人民法院作出判决：撤销一审、二审行政判决和商评委决定，商评委就“奔富”商标重新作出决定。本案诉讼期间，南社布兰兹公司申请的“奔富”商标已初审公告。

被告淮安市华夏庄园酿酒有限公司（以下简称华夏庄园公司）多次向商标局申请注册“PENFOILLS”“PENFUNILS”等与“Penfolds”近似的英文商标，同时还从案外人处受让了“奔富尼澳”中文注册商标，并将“奔富”“奔富尼澳”“Penfunils”等标识大量地使用在其生产的葡萄酒商品上，由被告杭州正声贸易有限公司（以下简称杭州正声公司）进行销售。经南社布兰兹公司申请，“奔富尼澳”商标被商评委宣告无效，“PENFOILLS”“PENFUNILS”的商标注册申请亦被商标局驳回。原告南社布兰兹公司认为两被告上述行为侵害了其商标权，提起诉讼要求被告华夏庄园公司、杭州正声公司立即停止侵权并赔偿其经济损失及合理维权支出100万元。

法院认为

一、原告的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标。首先，商标是识别商品或者服务来源的标志，其价值建立在以使用为基础的商业信誉之上。同注册商标一样，未注册商标因长期使用行为也能够积累商业信誉，具备显著性和知名度，相关公众可以凭借未注册商标将特定商品与其他商品进行区分。因此，未注册商标达到一定知名度时，客观上能够产生市场价值和商业利益，未注册驰名商标的合法权益应当受到法律保护。其次，南社布兰兹公司在其商品包装、经销合同、广告宣传中大量地使用“奔富（Penfolds）”“奔富/Penfolds”“Penfolds（奔富）”等标识，相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用，英文“Penfolds”商标与中文“奔富”商标已形成对应关系，在国内葡萄酒消费群体中，“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。再次，因案外人的抢注行为，导致南社布兰兹公司使用的“奔富”商标长期未能核准注册。而对于被诉侵权行为是否成立的判断需要以“奔富”是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要认定“奔富”是否属于未注册驰名商标。最后，根据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十四条的规定，结合相关公众对“奔富”商标的知晓程度、“奔富”商标使用的持续时间、“奔富”葡萄酒的销售数量、南社布兰兹公司相关宣传所持续的时间、程度和地理范围以及“奔富”商标受保护记录等多方面因素，应当认定“奔富”为未注册驰名商标。

二、两被告的行为构成商标侵权。本案中，从主观恶意来看，华夏庄园公司违反了诚实信用的基本原则，申请注册了多件与南社布兰兹公司具有较强显著性商标相同或近似的商标，且其未对此作出合理解释，可以确认华夏庄园公司具有明显攀附他人品牌商誉的主观故意。从客观行为来看，华夏庄园公司、杭州正声公司在其生产、销售的葡萄酒商品及相关宣传材料上使用的“奔富”标识与未注册驰名商标“奔富”构成相同，使用的“Penfunils”标识与南社布兰兹公司享有的“Penfolds”注册商标构成近似，属于商标侵权行为。

三、两被告应承担停止侵权并赔偿经济损失的法律责任。未注册驰名商标属于商标权人的合法民事权利，侵害未注册驰名商标造成权利人损害的，应当依法承担赔偿责任。本案中，华夏庄园公司生产、销售的，杭州正声公司销售的被诉侵权商品侵害了南社布兰兹公司享有的“Penfolds”注册商标专用权和“奔富”未注册驰名商标的权利，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事法律责任。

综上，法院判决两被告立即停止侵害原告享有的“PENFOLDS”“Penfolds”注册商标专用权及“奔富”未注册驰名商标权的行为，华夏庄园公司赔偿原告经济损失及维权合理费用100万元，杭州正声公司对其中的20万元承担连带赔偿责任。

典型意义